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北京泷涛环境科技有限公司与北京环科环保技术有限公司、北京市环境保护科学研究院、清华大学专利权权属纠纷案

文章来源：中国科学院监督与审计局 | 发布时间：2023-11-01 20:01:00.0 | 【打印】

       这是一起专利权权属纠纷案例。本案中原告北京环科环保技术有限公司、北京市环境保护科学研究院、清华大学与被告北京泷涛环境科技有限公司人员交往频繁，给专利权权属判断带来困难，法院是如何进行认定的，以下将予以解析。

       一、案件情况

       （一）当事人情况

       上诉人（一审被告）：北京泷涛环境科技有限公司（以下简称泷涛公司），住所地北京市丰台区，法定代表人潘涛。

       被上诉人（一审原告）：1、北京环科环保技术有限公司（以下简称环科公司），住所地北京市西城区，法定代表人金大建；2、北京市环境保护科学研究院（以下简称环科院），住所地北京市西城区，法定代表人姜林；3、清华大学，住所地北京市海淀区，法定代表人邱勇。

       （二）案情简介

       2014年至2016年间，环科公司、环科院和清华大学承担了“燃气锅炉低氮燃烧技术装备研发与示范”的科研项目。该项目负责人为潘涛。该科研项目于2016年4月通过结题审计。

       2017年，环科公司发现泷涛公司于2016年3月8日向国家知识产权局申请名为“燃烧器”的外观设计专利，专利号为ZL201630064158.5，发明人为郭行、刘险峰、陈敏、潘涛、肖小华等人，该专利与环科公司等原告参与研发的上述课题密切相关，发明人之一潘涛作为泷涛公司股东，擅自将该技术以被告名义申请专利，侵害了三原告的合法权益。

泷涛公司认为自己是利用自身科研力量完成相关研发工作。涉案专利发明人郭行、刘险峰、陈敏为泷涛公司员工，潘涛、肖小华虽与原告存在关系，但仅为挂名，并未提供实际工作及技术。且涉案专利因未续缴年费，该专利权于2018年3月8日终止，原告的诉讼请求不具有履行可能，应驳回起诉。

       （三）法院判决

       法院判决专利号为ZL201630064158.5、名为“燃烧器”的外观设计专利存续期间的权利归原告北京环科环保技术有限公司、北京市环境保护科学研究院、清华大学共有。2021年1月18日，二审维持原判。

       二、分歧意见解析及相关认定

       问题1.涉案专利发明人是否属于《专利法》规定的“本单位”人员？

       解析：判断涉案专利是否属于原告的职务发明，应审查发明人与原告单位之间的关系以及发明人的工作职责或工作内容与涉案专利技术方案的关系。

       法院认定：根据涉案专利授权公告文本的记载，涉案专利发明人包括郭行、刘险峰、陈敏、潘涛、肖小华，涉案专利的申请日为2016年3月8日，在无相反证据的情况下，本院认定涉案专利的完成时间为2016年3月8日。根据本院查明的事实，潘涛于1996年入职环科院，于2017年9月离职，离职前曾任环科院院长；肖小华系环科公司人员。由此可见，在涉案专利完成之时，潘涛、肖小华均系原告单位人员，属于《专利法》规定的“本单位”人员。

       关于陈敏、刘险峰，其虽系泷涛公司人员，但根据宋某的证言以及涉案课题项目的相关资料记载，陈敏、刘险峰实际参与了涉案项目，并负责燃烧器的设计工作。尽管如此，由于涉案课题项目系市科委以公开招标投标的方式确定的项目承担单位，而泷涛公司并非涉案课题项目的承担单位，故不能因陈敏、刘险峰系泷涛公司的员工就据此认定泷涛公司参与了涉案课题项目。根据证人宋某出庭陈述的证言可知，由于肖小华因故请假，故环科院的潘涛通过郭行找到了泷涛公司的员工陈敏、刘险峰，因此，陈敏、刘险峰系受环科院的指派参与涉案课题项目，此时，陈敏、刘险峰应当认定为环科院的临时工作人员，这也与涉案“项目技术报告”及“项目工作报告”所记载的项目参与人员的情况相符。因此，陈敏、刘险峰亦属于《专利法》规定的“本单位”人员。

       关于郭行，虽然涉案授权公告文本将其记载为发明人，但是，在专利授权程序中，国家专利行政管理部门对申请文件中记载的发明人并不进行实质性审查，专利文件上关于发明人的记载并非具有绝对的证据效力，被告未提供进一步证据证明郭行实际参与了燃烧器的设计工作，为此，对于被告主张郭行系涉案专利发明人的主张，本院不予采信。

       问题2.如何判断一项发明创造是否为“执行本单位任务”？

       解析：判断一项发明创造是否为“执行本单位任务”关键是审查该发明创造与发明人的本职工作或单位分配任务是否密切相关，对于二者关联性的认定，应主要审查涉案专利与本职工作或单位分配任务在产品种类、整体形状、整体视觉效果是否直接相关或是否系其合理的延续。如果该发明创造与发明人执行本单位任务所涉的在先设计直接相关，即使二者存在区别点，也属于“执行本单位任务”所完成的发明创造。

       法院认定：本案中，涉案外观设计与涉案课题项目所涉燃烧器的产品种类相同，均属于燃烧器产品；二者整体结构形状基本一致，因此，涉案专利与涉案课题项目具有紧密关联，被告所主张的二者存在的尺寸比例等区别并不影响对二者关联性的认定。因涉案课题项目属于涉案发明人的工作任务范畴，故涉案专利与发明人的工作任务密切相关。在涉案专利完成之时，各发明人均系原告单位人员，涉案专利与各发明人的工作任务密切相关，因此，涉案专利符合《专利法》第六条第一款所规定的执行本单位的任务所完成的发明创造，属于职务发明。

       问题3. 涉案专利权已经终止，诉讼请求是否还具有履行可能？

       解析：涉案专利权利因一审被告未续缴专利年费而终止，但涉案专利权原始权利归属的判定可能关系到专利权终止前专利权人权利义务的承担或相关纠纷的解决。

       法院认定：一审原告的起诉具备诉的利益，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定。

       三、法律或政策依据

       1.《中华人民共和国专利法》第六条第一款，规定如下：

       执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

       2.《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条，规定如下：

       专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

案例整理：魏娇（中国科学院武汉岩土力学研究所）

信息来源：中国裁判文书网